Supermac dévore Big Mac, annulation de la marque emblématique de Mac Donald’s : un impact toutefois

Office de l’Union Européenne pour la propriété intellectuelle, 11 janvier 2019, n°14 788 C

Faits : La société irlandaise Supermac’s Holding procède en 2014 au dépôt de la marque SUPERMAC’S pour désigner notamment de la nourriture et des sandwichs. La société Mac Donalds, sur le fondement de sa marque BIG MAC s’oppose à un tel enregistrement, la marque est à l’époque rejetée. L’histoire continue en 2017 car la société irlandaise forme alors à l’EUIPO une demande en déchéance pour non-usage de la marque de l’Union Européenne BIG MAC (sur le fondement de l’article 58 (1)(a) du RMUE). McDonalds est contraint de prouver un usage réel et continu de sa marque entre 2012 et 2017.

Solution : Après un examen on ne peut plus minutieux des pièces présentées par la multinationale américaine, la Division d’Annulation de l’Office conclut à l’annulation de la marque BIG MAC pour non usage pour l’ensemble des produits et services visés à

l’enregistrement. L’Office constate que les moyens de preuve fournis sont insuffisants pour rendre compte d’un tel usage notamment en ce qui concerne les critères de temps, de lieux et l’étendue de l’usage. La société MacDonald’s avait notamment produit des affidavits des responsables de la société qui ont une valeur probante relativement faible ainsi que des brochures, des documents publicitaires et des impressions d’écran qui ne permettaient pas de dater et de localiser suffisamment l’usage de même qu’ils ne précisaient pas suffisamment les volumes concernés, les caractéristiques du marché et la nature des produits et services concernés…

Appréciation : Compte tenu de la notoriété du géant américain du fast food, cette décision a de quoi surprendre. Pourtant, il s’agit certainement pour la Division d’Annulation de l’Office Européen de rappeler que la réglementation est la même pour tous et que la charge de la preuve en matière d’action en déchéance incombe bien au défendeur. Celui-ci doit prouver de manière précise et rigoureuse l’usage sérieux et continu de sa marque en prenant en compte tous les faits pertinents. Pas d’urgence néanmoins pour la société MacDonald’s qui peut non seulement faire appel de la décision mais qui peut également compter sur deux autres marques « GRAND BIG MAC » et « BIG MAC » en Union Européenne.

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