Une marque devenue usuelle dans un Etat membre fait encourir la déchéance pour tous les pays de l’UE

Tribunal de l’Union Européenne, 8 novembre 2018, T-718/16.

Faits : Une société américaine détenant des droits sur la marque « spinning » sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne pour des produits et services d’entraînement physique fait face à une action en déchéance de la part d’une société Tchèque en 2012. A deux reprises, l’Office fait droit à cette demande en considérant que le terme « spinning » a acquis un caractère usuel pour désigner un type d’équipements d’exercice en République Tchèque. La chambre des recours précise qu’il s’agit là d’un manque de vigilance de la part du titulaire qui n’a pas suffisamment protégé sa marque en République Tchèque.

Solution : Après avoir rappelé que la cause de déchéance s’apprécie à la date de la demande en déchéance peu importe les efforts effectués postérieurement pour protéger la marque, le Tribunal de l’Union Européenne confirme que la marque « spinning », devenue usuelle en République Tchèque peut être annulée dans l’ensemble de l’Union Européenne. Le tribunal se fonde sur le caractère unitaire de la marque de l’Union Européenne, principe fondateur du règlement de 2009 sur la marque communautaire. La juridiction précise que la déchéance peut néanmoins être partielle sur le plan matériel et n’être prononcée que pour une partie seulement des produits et services désignés.

Appréciation : Cette décision vient rappeler aux détenteurs de marques que le système de la marque de l’UE comporte de nombreux avantages mais que l’une des contreparties est bien de veiller à la protection continue de sa marque pour chacun des pays bénéficiant d’une protection. On voit mal, d’un point de vue pratique, comment une telle vigilance est possible et la suggestion de la juridiction européenne de préférer la multiplication de dépôts nationaux paraît déraisonnable.

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