Victime d’un titre emblématique, la marque TERMINATOR est annulée

March 28, 2019

EUIPO, 12 février 2019, Décision n° 14 586 C. 

 

 

Faits et procédure : La marque verbale de l’Union Européenne TERMINATOR, a été déposée en 2005 par la société StudioCanal S.A pour divers produits et services tels que CD, jeux vidéos, livres, distribution de films… Les produits distribués sous cette marque  sont en fait des produits publicitaires faisant référence notamment au film de science-fiction « TERMINATOR 2 : Judgement Day » dont les droits sont gérés par le titulaire de la marque. En mars 2017, une société allemande introduit une action en nullité de cette marque pour défaut d’usage. 

 

Afin de prouver un usage réel du signe entre 2012 et 2017, le titulaire produit notamment des contrats de licences de marque portant sur la vente en Europe de multiples objets marqués TERMINATOR, des attestations de ses licenciés, des rapports de redevances ainsi que des extraits  de pages internet concernant la publicité et la vente des produits. 

 

Solution : L’Office constate d’abord que l’usage de certains produits n’est pas rapporté et annule, de manière classique, la marque pour ces produits.  Pour les autres, l’Office reconnaît qu’un usage réel a été réalisé sur l’ensemble du territoire, toutefois, l’Examinateur considère que le signe TERMINATOR n’a pas été utilisé à titre de marque distinctement du titre du film auquel se rapporte les produits.  Dès lors la marque TERMINATOR est davantage descriptive des produits commercialisés qu’un indicateur d’origine commerciale. 

Le public n’étant pas à même d’associer au signe une origine commerciale distincte du titre du film objet des différents produits, la marque est annulée pour l’ensemble des produits et services. 

 

Appréciation : Dans la lignée de la récente décision Big Mac, cette décision témoigne de l’exigence de l’Office en matière de preuve d’usage mais elle restreint surtout la possibilité d’utiliser en tant que marque, une dénomination issue d’un titre de film. Affaire à suivre en appel.
 

 

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